La continua e crescente apertura degli scambi commerciali a cui stiamo assistendo ha fatto sì che assumessero un ruolo fondamentale “i marchi”, ossia quei segni di riconoscimento adottati dall’imprenditore per contraddistinguere se stesso e i propri prodotti. L’imprenditore fa uso quotidiano del proprio marchio che diventa agli occhi dei clienti un vero e proprio segno di riconoscimento del prodotto e dell’impresa, ma spesso non sa che a quell’uso sono collegati una serie di diritti di cui egli è l’unico titolare. E’ questo il cosiddetto “marchio di fatto”, ossia il marchio con il quale l’imprenditore opera sul mercato, pur non avendo proceduto alla sua registrazione.Perché registrare un marchio?La registrazione del marchio di impresa è consigliata per una serie di ragioni:In primo luogo con la registrazione l’imprenditore inibisce l’uso del marchio da parte di un altro soggetto. La registrazione conferisce al titolare un diritto esclusivo sul marchio ed impedisce che altri possano registrare marchi simili atti a creare confusione nei consumatori.
In secondo luogo nel caso in cui sorga una controversia in materia di marchi, se l’imprenditore ha proceduto alla registrazione non occorrerà dimostrare l’uso che si è fatto del marchio né tantomeno la notorietà che esso ha acquisito, pertanto si potrà procedere alla tutela del marchio con efficacia anche attraverso una procedura cautelare d’urgenza.Inoltre il marchio registrato valorizza il prodotto o il servizio ed è, per il consumatore, garanzia di una determinato standard qualitativo e di una certa provenienza. Le caratteristiche così acquisite riescono a creare una alta fidelizzazione del consumatore, il quale, specie nel caso di un marchio fortemente innovativo e ampiamente diffuso, difficilmente “tradirà” il prodotto, anzi sarà disposto a pagare per esso un prezzo anche maggiore rispetto a prodotti simili (premium price).
Da ultimo, ma non meno importante, si pone il valore economico che acquista un marchio registrato. A seguito della registrazione, infatti, il valore economico del marchio aumenta, in quanto aumentano le garanzie di tutela del marchio e di conseguenza l’imprenditore che decide di cederlo o darlo in licenza può contare su un notevole ritorno economico.Come faccio a registrare un marchio in Italia?E’ necessario premettere che può essere registrato come marchio ogni segno suscettibile di rappresentazione grafica e quindi: “le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche” (art.16 del R.D. n.429/1942 e successive modifiche, la c.d. legge marchi ). Tali segni devono distinguere i prodotti o servizi dell’impresa da quelli di altre imprese e pertanto devono possedere tre requisiti: originalità, novità, liceità. L’originalità, ossia la capacità distintiva, è tanto più evidente quanto più il marchio riesce a distinguersi dai prodotti o servizi per cui viene usato: ad esempio, per una azienda calzaturiera non è certo originale un marchio “scarpa”, ma lo stesso marchio se venisse usato per la produzione di cappelli sarebbe originale. La novità consiste nella diversità del marchio rispetto a quelli esistenti, sia registrati che di fatto.
Non perde il requisito della novità il marchio simile o identico ad un marchio già in uso, ma che non abbia acquisito notorietà o la abbia acquisita in una zona geografica diversa da quella da cui il marchio che si intende registrare opererà. La liceità è ovviamente la non contrarietà del marchio alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. Inoltre è opportuno sottolineare che il marchio non deve trarre in inganno il consumatore sulla provenienza del prodotto e sulle qualità ad esso connesse (l’elenco completo degli elementi impedivi della registrazione sono contenute nella legge marchi agli articoli 16-18). Ogni persona fisica o giuridica appartenente all’Unione Europea o a Stati Membri della Convenzione di Parigi o all’OMC può richiedere la registrazione del marchio italiano, depositando la domanda all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) con sede a Roma o presso gli uffici competenti delle locali Camere di Commercio. Per la redazione della domanda e per la fase ad essa successiva conviene all’imprenditore rivolgersi a consulenti in marchi o ad avvocati iscritti nei rispettivi albi, in quanto si rivela molto utile l’assistenza di un esperto sia se durante il vaglio della domanda l’Ufficio dovesse chiedere chiarimenti al richiedente, sia se, a seguito del rigetto della domanda, si volesse proporre ricorso. Dal giorno di presentazione della domanda alla data di registrazione trascorrono in media due anni, durante i quali l’Ufficio procede all’esame dei requisiti di validità. Una volta ottenuta la registrazione, che ha una durata decennale, gli effetti di questa retroagiranno alla data di presentazione della domanda. Occorre avvertire che la registrazione ottenuta non garantisce la validità del marchio, poiché un’azione legale promossa da chiunque vi abbia interesse potrebbe inficiare la registrazione, conducendo alla pronuncia di nullità del marchio registrato emessa dall’autorità giudiziaria adìta. Con l’emanazione del d.lgs. n.447/1999 è stata prevista una nuova procedura di opposizione (art.20) che consentirà di contestare il diritto derivante da una domanda di registrazione italiana (o anche internazionale) senza dover adire l’autorità giurisdizionale.
L’opposizione potrà essere proposta dai titolari di marchi anteriori, dai titolari del diritto al ritratto, al nome, ad un segno notorio ed il licenziatario esclusivo e si svolgerà dinanzi collegio operante presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Si deve segnalare, però, che ad oggi il decreto ministeriale di attuazione delle norme in questione non è stato ancora emanato. Il mancato uso del marchio per cinque anni successivi alla registrazione ne comporta la decadenza. Il costo di registrazione non è elevato: la tassa di registrazione ammonta a 77,47 euro per la prima classe di prodotto e a 25,82 euro per classe qualora di volessero registrare più classi. In aggiunta alle spese vive vi sono le competenze relative alla consulenza professionale.Come faccio a tutelare il mio marchio all’estero?La registrazione del marchio in Italia non è sufficiente ad assicurarne la tutela in ambito internazionale. Premesso che ogni Stato, al pari dell’Italia, ha una propria normativa in materia di marchi, qualora l’imprenditore volesse procedere alla registrazione del marchio all’estero dovrebbe inoltrare tante domande quanti sono i Paesi in cui vuole che il suo marchio venga tutelato, per di più differenziandole a seconda delle disposizioni previste da ciascuna legislazione.
Fortunatamente a mitigare questo inconveniente sono intervenuti alcuni accordi internazionali che offrono, in alternativa al sistema della presentazione multipla delle domande, la possibilità di proporre un’unica domanda al fine di ottenere la registrazione in più Paesi. In particolare per ottenere la registrazione internazionale del proprio marchio nei Paesi firmatari dell’Accordo di Madrid (52 Paesi) e del relativo Protocollo (12 Paesi) l’imprenditore dovrà presentare un’unica domanda redatta su appositi moduli all’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale con sede a Ginevra – Svizzera) tramite l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Esistono delle differenze a seconda che la richiesta di registrazione venga fatta in un Paese firmatario dell’Accordo piuttosto che del Protocollo di Madrid. Condizione necessaria per la presentazione della domanda è l’avvenuta registrazione nazionale del marchio (Accordo di Madrid) o il deposito della domanda e/o registrazione nazionale (Protocollo di Madrid). I Paesi nei quali è prevista una fase di esame successiva al deposito del marchio hanno a disposizione dai 12 (Accordo) ai 18 mesi (Protocollo)per emettere il rifiuto della domanda presentata. La lingua da utilizzare per la redazione della domanda è il francese, oppure l’inglese se la domanda è relativa alla registrazione nei Paesi aderenti al Protocollo.E se il Paese in cui l’imprenditore vuole registrare il proprio marchio non ha aderito a nessuno degli accordi sopracitati?
In questo caso l’imprenditore o chiunque voglia registrare il marchio dovrà inoltrare la domanda di registrazione presso gli uffici nazionali competenti, osservando le disposizioni previste dallo Stato scelto in materia di marchi. E’ il caso questo degli Stati Uniti che, non avendo aderito a nessuno dei menzionati accordi, richiedono ai fini della registrazione che sia presentata una apposita domanda dinanzi ad organismi nazionali. Tale domanda redatta secondo i dettami legislativi statunitensi deve essere inoltrata al United States Patent and Trademark Office (USPTO), tenendo presente che si dovrà procedere alla nomina una persona fisica che sia domiciliata negli Stati Uniti alla quale l’USPTO inoltrerà tutte le informative inerenti la registrazione. I costi relativi alla registrazione del marchio internazionale prevedono una tassa base ( 653 a 903 franchi svizzeri) a cui si devono aggiungere i singoli costi di registrazione previsti da ciascun Paese.Qualora l’imprenditore intenda organizzare l’espansione dell’attività d’impresa esclusivamente in ambito europeo, sarà invece conveniente optare per il marchio comunitario.Cos’è il marchio comunitario?A partire dal 1 aprile 1996 è possibile ottenere il marchio comunitario, che a differenza del marchio internazionale, è un vero e proprio marchio che conferisce al titolare una serie di diritti esclusivi corrispondenti a quelli nazionali, con la sostanziale differenza che la tutela del marchio si estende a tutto il territorio dell’Unione Europea.
Di conseguenza occorre chiarire che, a differenza del marchio internazionale, la domanda di marchio comunitario può essere effettuata indipendentemente dall’esistenza di un precedente marchio nazionale. La procedura di registrazione è alquanto semplificata e si articola in due fasi: il deposito e la registrazione Il deposito, unico, deve essere effettuato presso la sede dell’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno) con sede ad Alicante in Spagna, di persona oppure per posta (anche elettronica), per corriere o per fax o ancora, come nel caso del marchio internazionale, presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La domanda può essere redatta anche in lingua italiana. Dal momento del deposito inizia una fase nella quale si verificano i requisiti del marchio e l’esistenza di eventuali marchi già registrati negli Stati Membri, in quest’ultimo caso la novità e l’originalità devono essere valutati tenendo presente tutti i Paesi dell’Unione.
Il marchio viene pubblicato sul bollettino dei marchi comunitari per consentire a chiunque abbia interessi confliggenti di proporre entro tre mesi opposizione alla registrazione. In caso di mancata opposizione, il marchio viene iscritto nel registro dei marchi comunitari e pubblicato nuovamente sul bollettino dei marchi comunitari. Nel periodo che va dalla pubblicazione della domanda alla registrazione, il marchio comunitario gode di una limitata protezione che consente di ottenere un compenso a titolo risarcitorio per eventuali sue contraffazioni. Il marchio comunitario ha una durata decennale e può essere rinnovato illimitatamente sempre per periodi decennali.Come per il marchio italiano, il suo mancato uso per cinque anni successivi alla sua registrazione può comportarne la revoca.I costi relativi al marchio comunitario sono di certo inferiori a quelli che scaturirebbero dalla registrazione del marchio nei singoli Paesi Membri, in particolare le tasse per il deposito ammontano a 975 euro più 200 euro per ogni classe di prodotti e servizi oltre la terza. Le tasse per la registrazione ammontano invece a 1100 euro più 200 euro per ogni classe di prodotti o servizi oltre la terza.
